A Pesquisa de Viabilidade da Marca é a primeira etapa e onde se define a estratégia completa para sucesso no seu registro de marca.
Talvez influenciado por registros de domínios ou redes sociais, é comum as pessoas acharem que o único aspecto é se a marca está disponível. A complexidade é bem maior.
A Marca é a forma que o seu Cliente vê a sua Empresa e, através da marca, o seu Cliente pode distinguir seus produtos e serviços de seus concorrentes.
Um dos principais motivos para proteger sua marca é a exclusividade de uso em seu segmento de atuação, como previsto na Lei Federal 9.279, a Lei da Propriedade Industrial.
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Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
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Vamos agora analisar 6 aspectos fundamentais para uma pesquisa de viabilidade para produtos ou serviços:
- Forma de apresentação da marca;
- Classificação internacional de produtos e serviços;
- Veracidade;
- Liceidade;
- Distintividade;
- Disponibilidade.
Forma de apresentação da marca
Existem marcas Nominativas, que consistem em palavras, abreviações, neologismos ou qualquer combinação de letras e/ou algarismos, como por exemplo, a marca INSTITUTO ECKART, registrada sob o processo 922606463.
As marcas podem também ter uma apresentação Figurativa, sendo constituídas apenas por desenhos, imagens, formas fantasiosas de letras ou algarismos isolados, ou ideogramas, como é o caso da empresa de petróleo SHELL (processo nº 823643778).
Porém quando possui elementos figurativos e nominativos é a forma de registro Mista, como por exemplo a FUNDAÇÃO TEIXEIRINHA, sob processo nº 921621361.
Uma terceira forma é a Tridimensional como, por exemplo, o registro da YAKULT de seu famoso recipiente (processo nº 820924989).
Classificação internacional de produtos e serviços
Quando você deposita o seu pedido de marca, é necessário indicar quais produtos ou serviços sua marca visa a proteger. O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe.
O sistema de classificação é dividido entre produtos, listados nas classes 1 a 34, e serviços, listados nas classes 35 a 45. Dentro de cada classe existe diversos produtos e serviços que devem definir o seu segmento de atuação.
Anualmente, o Comitê de Peritos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) promove alterações na Classificação Internacional, com vistas a oferecer a maior gama possível de itens para escolha do depositante.
Exemplos: Tintas e vernizes (NCL 02), Cosméticos e Xampus (NCL 03), Fogões e Geladeiras (NCL 11), Confecção de Vestuário (NCL 25), Comércio de vestuário (NCL 35), Corretoras e Instituições Financeiras (NCL 36), Escolas, treinamentos e cursos (NCL 41).
A Classificação é fundamental para a viabilidade da marca, pois marcas com o mesmo nome convivem desde que em classes e/ou segmentos de atuação diferentes.
O que pode ser registrado?
Quando lemos o capítulo de marcas da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9279/96) no artigo 122, vemos que são passíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, que não se encontram compreendidos nas proibições legais. O que é isso ?
Colocando de forma muito simples, isto significa que a marca tem que possuir capacidade de distinguir, por exemplo, se alguém deposita uma marca formada de 20 palavras ou por um simples traço, entende-se não ser possível para esta marca identificar um determinado produto ou serviço.
Dessa forma, uma vez que temos uma marca que preenche os pressupostos do artigo 122, ou seja, tenha capacidade de distinguir e seja visualmente perceptível, é necessário ainda para o seu registro, que ela cumpra quatro requisitos: veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade.
Veracidade
O registro de marcas veda registros enganosos quanto a sua origem, natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços associados a esse sinal. Tal vedação pretende impedir o prejuízo do público consumidor e da concorrência que pode ser induzida a adquirir produtos ou serviços associados ao sinal inverídico ou enganoso.
Na maioria das vezes, a marca enganosa é aquela que supõe certas qualidades para os produtos que esses não possuem. Imaginemos, por exemplo, a marca “PURO COURO”, utilizada para produtos que não são feitos de puro couro, ou a marca "CURA COVID-19" para um álcool em gel que ele não cura, apenas diminui o risco de contaminação.
Liceidade
Um sinal é considerado lícito para ser registrado como marca quando o mesmo não atentar contra a ordem pública ou a moral e bons costumes.
A proibição do registro de sinais considerados ilícitos é de caráter absoluto, por razão de interesse público em sentido estrito, ou do interesse de grupos relativamente homogêneos.
Encaixam-se nesta proibição sinais contendo bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo.
Distintividade
Uma marca deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/serviços identificados por ela, ou seja, se afastar do significado intrínseco. Exemplo: uma empresa fabrica camisas, e como marca quer utilizar “CAMISA”, esta marca não pode ser registrada, pois lhe falta distintividade, uma vez que denomina o próprio produto.
Por exemplo, sou um produtor de frutas (classe 31) e desejo registrar minha marca como BANANA, pode? Não, pois não tem a distintividade suficiente na classe 31 onde estão as frutas. Banana é um dos produtos vendidos.
E se esse produtor de frutas (classe 31), ao invés de BANANA, escolher MAÇÃ, mas ele decide colocar em inglês APPLE? Também não pode, continua com falta de distintividade na classe 31, mesmo usando o termo em inglês.
Mas se eu for uma empresa de eletrônicos e softwares (classe 9) e quiser registrar MAÇA em inglês, APPLE para minha marca? Pode, pois na classe 9 para eletrônicos a marca APPLE tem distintividade. Para conhecimento a famosa marca APPLE tem como titular a APPLE INC e registro de marca sob processo nº 790152177.
Disponibilidade
Não podem ser registradas marcas já registradas por terceiros (distintividade diferencial), obras protegidas por direito autoral, nome civil sem autorização do titular, nome comercial de terceiros, dentre outros. O principal aspecto é o risco de confusão ou associação indevida para o público consumidor.
Veja que importante, mais do que analisar a disponibilidade entre marcas, também devemos ver a disponibilidade entre outras propriedades intelectuais.
No exemplo abaixo a JMC foi indeferida porque já tinha outra JMC na mesma classe e segmento de atuação semelhante, mas ao lado temos o indeferimento pelo uso do Hulk que possui direito autoral e o terceiro temos o indeferimento porque essa marca tridimensional já possui desenho industrial de outro titular.
Sua Marca é Viável?
Quantos aspectos importantes são necessários para uma pesquisa de viabilidade de marca.
Com estas informações podemos dar a orientação estratégica da melhor forma de apresentação para registro, evitando colidências com terceiros, com a classificação e a especificação correta.
Nossa equipe está preparada para fazer a análise da viabilidade de sua marca.
Sua Marca é Viável? Entre em contato e já solicite uma pesquisa de viabilidade.
Alexandre Limeira
Diretor
Grupo Mário de Almeida