O direito de precedência é uma exceção ao sistema atributivo do direito marcário que visa proteger o usuário anterior de boa fé.
O INPI, através do Manual de Marcas, instituiu que a alegação do direito de precedência somente será aceita se apresentada em oposição pela parte interessada em obter o registro para si que, além de comprovar o encaminhamento do pedido de registro, deverá comprovar o uso anterior da marca em relação à data do depósito do pedido no qual a oposição será apresentada.
A previsão legal está contida no art. 129, §1º da Lei 9.279/96:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Nota-se que a Lei não faz nenhuma referência ao tempo e a forma em que o direito de precedência deve ser invocado.
Perante os Tribunais Regionais Federais, existem ao longo do tempo, decisões divergentes quanto ao momento em que tal direito pode ser alegado. Em alguns casos há concordância com o INPI, de que o direito de precedência deve ser invocado apenas no prazo de oposição, em outros casos, há o entendimento de que o direito de precedência pode ser alegado a qualquer momento antes da concessão do registro, neste caso através de “manifestação” e, ainda, há o entendimento de que o direito de precedência pode ser alegado a qualquer momento, inclusive em processo administrativo de nulidade e ação judicial de nulidade.
O atual posicionamento do STJ é neste último sentido, ou seja, admite que o direito de precedência seja invocado mesmo após a concessão do registro, em PAN ou ação judicial de nulidade.
O fundamento para tal decisão é o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Considerando esta hipótese, após a concessão de uma marca, além dos 180 dias em que poderá sofrer processo administrativo de nulidade, a concessão poderá ser questionada por meio de ação judicial de nulidade que prescreve em 5 anos após a concessão.
As dúvidas mais frequentes são:
Em que momento verificar se é possível esta alegação?
A importância do serviço de Parecer de Viabilidade de Marca é algo que sempre destacamos aos clientes, pois é neste momento que, se for encontrada uma anterioridade impeditiva, verificamos com o cliente se conseguimos comprovar o uso anterior à data do depósito do terceiro, com cuidado para investigar desde quando o terceiro utiliza a marca de fato.
Após a concessão da marca, orientamos os clientes para notificar empresas que já usavam a expressão sem registro antes do depósito da sua marca, pois a resposta poderá vir fundamentada no Direito de Precedência.
A apresentação da alegação de Direito de Precedência, sempre que possível, deve ser realizada até a oposição, para evitar discussões judiciais.
Como podemos nos defender de uma alegação de Direito de Precedência alegada após a concessão da marca?
O Direito de Precedência deve ser invocado antes da concessão da marca, para os casos do cliente receber um PAN (Processo Administrativo de Nulidade) ou um processo judicial sob este argumento.
O fundamente neste caso é o direito constitucional à segurança jurídica, também previsto no art.5º da Constituição Federal, inciso XXXVI:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Diante desde fundamento, pode-se alegar que, em se tratando de precedência, ou seja, que vem antes do registro, quando este acontece há um direito adquirido e um ato jurídico perfeito, os quais somente poderão ser revistos nos casos de nulidade pela incidência de uma das proibições legais do art. 124 da LPI.
O Direito de Precedência se trata de uma exceção ao sistema atributivo, não podendo ficar o titular de uma marca, por 5 anos, a mercê de quem utilizava a expressão como marca e sem registro.
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Dra. Adriana Ilha
Grupo Mário de Almeida
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